Registrare un marchio in Italia e in Brasile

Diritto & Diritti – Diritto Industriale | Pubblicato il 5 giugno 2018

Registrare un marchio in Italia e in Brasile

Vania Calce

Similitudini e differenze

Per diventare titolare di un marchio d’impresa a livello nazionale, occorre effettuare un deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico.
La registrazione presso l’UIBM innanzitutto attribuisce diritti esclusivi che consentono di impedire l’uso non autorizzato dello stesso marchio o di un marchio simile da parte di altre imprese che, altrimenti, potrebbero, utilizzando un marchio poco difforme, confondere i consumatori portandoli ad acquistare i propri prodotti e/o servizi, in danno del produttore originario. L’uso di un marchio simile, inoltre, al di là della possibile diminuzione dei profitti causata dalla confusione indotta al consumatore, potrebbe danneggiare anche l’immagine e la reputazione del produttore originario laddove l’impresa concorrente utilizzasse materiali di qualità inferiore e chi acquistasse si convincesse di aver comprato il marchio originale.

Registrare un marchio, inoltre, è fondamentale anche ai fini della monetizzazione dello stesso per farne oggetto di operazioni commerciali tramite  il merchandising diretto o indiretto, mediante la concessione di licenze o di contratti di esclusiva…

Se un marchio divenuto noto in Italia volesse internazionalizzarsi proponendo i propri prodotti e servizi in Brasile, Paese dove è molto apprezzato il Made in Italy, ma che non ha aderito all’Unione di Madrid e pertanto non è parte né dell’Accordo sulla registrazione internazionale dei marchi, né del Protocollo di Madrid, per avere completa titolarità sul diritto sottostante, dovrebbe procedere al deposito della domanda di registrazione del marchio in Brasile, prima di entrare nel mercato di tale Nazione.

Invero, in virtù dell’art. 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, il titolare straniero di un marchio notoriamente  conosciuto in Brasile, registrato all’estero ma privo di registrazione nel paese sudamericano, è comunque in qualche forma garantito, in quanto lo Stato, membro della Convenzione, deve rifiutare la richiesta di registrazione che riproduca un marchio notoriamente conosciuto e registrato in un altro Stato Membro e, ove già vi fosse stata la registrazione, cancellarla.  Inoltre, l’art. 4 della suddetta Convenzione, garantisce al soggetto che ha già richiesto la registrazione in uno Stato Membro, di poter far valere la “priorità” del marchio anche ai fini della registrazione in Brasile.

L’organo governativo brasiliano competente per i diritti di proprietà intellettuale è l’INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), sottoposto al Ministero dello Sviluppo, Industria e Commercio Estero. Una delle caratteristiche che contraddistingue l’INPI da analoghi organi europei,  è la titolarità della legittimazione attiva  per invocare in sede amministrativa o in sede giudiziale, la nullità del diritto al marchio. Quindi, mentre in Europa, per presentare un’opposizione alla registrazione di un marchio, si deve essere titolari di un marchio o averne chiesto in precedenza la registrazione, in Brasile, è l’organo governativo che si oppone d’ufficio alla concessione di un marchio che potrebbe essere confuso con un altro.

La normativa di riferimento per la tutela della proprietà intellettuale in Brasile è la Lei da Propriedade Industrial del  14 maggio 1996, nº 9.279/96 (c.d. LPI) con successive modifiche e/o integrazioni, in vigore dal 15 maggio 1997, corpus normativo grosso modo completo a cui si affiancano diversi “ato normativo INPI” ed alcuni accordi internazionali.

Validità e requisiti del marchio

Ex art. 129 LPI,  la registrazione del marchio ha una validità di dieci anni dalla data di deposito, rinnovabile per ulteriori periodi di uguale durata. Il periodo di validità del marchio è quindi il medesimo in Italia e in Brasile.  In Brasile, quando la richiesta di registrazione di un marchio proviene da un operatore straniero, la procedura si estingue se il titolare, residente all’estero, non provvede a nominare un procuratore nel paese sudamericano (artt. 78 e 217 LPI)  entro sessanta giorni dal primo atto (art. 216 LPI ). La procura , per essere valida, deve essere redatta in lingua portoghese oppure, se in lingua straniera, deve essere tradotta e asseverata.

Un marchio, per poter essere registrato in Brasile,  deve possedere come in Italia,  i requisiti di novità, capacità distintiva e liceità. Il marchio è nuovo se non è  identico o simile a marchi anteriori; ha capacità distintiva quando è adatto a caratterizzare i prodotti o servizi di una persona fisica, persona giuridica o altra organizzazione rispetto a quelli altrui; infine è lecito se non contiene segni contrari alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume e, a differenza che in Italia, anche alla religione (contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração –art. 124 LPI). Inoltre non deve ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi.

Mentre in Italia possono costituire marchi d’impresa tutti i segni – rappresentabili graficamente – idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli altrui: parole (compresi i nomi di persona), disegni, lettere, cifre, suoni, forme del prodotto o della sua confezione, combinazioni o tonalità cromatiche, in Brasile, i marchi non tradizionali, come i suoni, gli odori, i movimenti, ologrammi e gesti non sono soggetti a registrazione.[1] Essi comunque non sono completamente privi di protezione, trovando applicazione la normativa brasiliana di repressione della concorrenza sleale.

Domanda di registrazione, tutela e decadenza

La domanda di registrazione del marchio è depositata presso l’Ufficio Marchi e Brevetti brasiliano, il quale svolge una verifica formale e sostanziale della domanda, che include un esame del carattere distintivo e una ricerca di marchi anteriori identici o simili. Dopo una prima verifica formale del marchio di cui si chiede la registrazione, l’INPI pubblica il medesimo sulla Rivista di Proprietà Industriale (RPI); i terzi possono presentare opposizione alla registrazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. In assenza di opposizioni e svolta una seconda verifica formale volta ad accertare gli adempimenti richiesti ed il pagamento delle tasse, nonché un esame delle anteriorità,  l’INPI emette il certificato di registrazione.

Ai fini dell’effettività della tutela , in Brasile, ai sensi dell’art. 143 LPI,  è fondamentale l’effettivo uso del marchio registrato: il titolare può infatti decadere dai suoi diritti sia per mancato uso nei primi 5 anni dalla registrazione, sia nel caso non utilizzi il marchio registrato per un periodo superiore a 5 anni consecutivi oppure utilizzi il marchio modificato al punto di alterarne il suo carattere distintivo e originale.

Anche in Italia sono previsti casi di decadenza per il mancato uso, per cinque anni consecutivi,  del marchio registrato, ma è prevista un’eccezione per i cc.dd. marchi difensivi  cioè quei marchi simili a quelli effettivamente usati dal titolare e che vengono dallo stesso registrati al solo fine di rafforzarne la tutela evitandone  la possibile registrazione da parte di terzi, concorrenti. E’ l’utilizzo del marchio principale a non consentire la decadenza dei marchi difensivi.

Le imprese italiane che volessero tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale in Brasile possono trovare supporto nei servizi del Mercosur IPR SME Helpdesk che ha anche un punto di contatto in Brasile, operativo da marzo 2014 presso l´Università di Campinas, San Paolo[2].

[1] http://www.uibm.gov.it/attachments/Schede%20esplicative.pdf

[2] https://www.ice.it/it/mercati/brasile/help-desk-ue-sulla-proprieta-intellettuale

Fonte: https://www.diritto.it/registrare-un-marchio-italia-brasile/